Die Übertragung und Umschreibung von Schutzrechten
Allgemein gilt, dass ein gutgläubiger Erwerb von Patenten, Marken und Designs - anders als im Sachenrecht - nicht möglich sind. Die Rechtsübergänge vom Schöpfer des Schutzrechts (dem Erfinder, Designer etc.) sollten also lückenlos dokumentierbar sein. Andererseits besteht die Gefahr ein reines Scheinschutzrecht zu erwerben.
Für die Übertragung von Schutzrechten (Patente, Marken oder Designs) gibt es keine weltweit verbindlichen Formvorschriften. Manche Länder verlangen die Schriftform. Außerdem stellt sich die Frage, nach welchem Recht die Übertragungsverträge zur Übertragung von Schutzrechten geschlossen sind. Es versteht sich, dass dies nicht das Recht des Landes sein muss, in dem das Schutzrecht gilt. Rechtsvorschriften dieses Landes können eine Rolle spielen – ebenso aber natürlich auch das Recht der Länder, in denen der vorherige und der neue Schutzrechtsinhaber sitzen. Natürlich ist auch möglich, dass die Schutzrechtsinhaber noch ein anderes Recht vertraglich vereinbart haben.
Allgemeines zum Patentregister
Das Patentregister hat im Allgemeinen keine konstitutive Wirkung. Wer im Patentregister steht, muss nicht der tatsächliche Patentinhaber sein. Trotzdem wird das Patentregister als wichtige Informationsquelle herangezogen, wenn die Inhaberschaft eines Patents festgestellt werden soll. In der Praxis bedeutet das meist, dass derjenige, der die im Patentregister eingetragene Inhaberschaft bestreiten will, Dokumente vorlegen muss, die eine andere Inhaberschaft belegen. Dies gilt nicht nur für Patente, sondern grundsätzlich auch für andere Schutzrechte, wie z.B. Designs oder Marken.
Ein Umschreibungsverfahren zum Ändern des eingetragenen Schutzrechtsinhabers kann vor allen internationalen Patentämtern beantragt werden (z.B. vor dem Deutschen Patent- und Markenamt - DPMA, dem Europäischen Amt für geistiges Eigentum - EUIPO, dem Europäischen Patentamt – EPA oder der Weltorganisation für geistiges Eigentum - WIPO). Die formalen und inhaltlichen Anforderungen und Dokumentationspflichten im Rahmen von Registeränderungen sind weltweit unterschiedlich. In den meisten Staaten genügt es, das zu übertragende Recht sowie die beiden daran beteiligten Parteien in der Übertragungserklärung zu nennen. In einigen Ländern gibt es Besonderheiten im Rahmen der Beantragung einer Umschreibung; seien es bestimmte Formulare oder die Vorlage einer notariellen Beglaubigung.
Warum ist die Umschreibung von Schutzrechten wichtig?
Die Registrierung einer geänderten Eigentümersituation ist nicht vorgeschrieben. In der Praxis erfolgt in vielen Fällen tatsächlich keine Umschreibung im Register - wenn es sich z.B. um einen tatsächlichen Wechsel des Eigentümers oder eine Namensänderung handelt.
Die Umschreibung von Patenten, Marken oder Designs bedingt mitunter einen erheblichen Aufwand. Dies gilt vor allem, wenn Schutzrechte aus verschiedenen Ländern betroffen sind. In vielen Fällen sorgen die tatsächlichen Eigentümer der Schutzrechte aus Kostengründen nicht für eine Umschreibung, sondern verlassen sich darauf, dass die Umschreibungen im Zweifelsfall noch erfolgen kann, sofern ein Schutzrecht durchgesetzt werden soll. Manchmal soll auch verhindert werden, dass der tatsächliche Schutzrechtsinhaber aus dem Register heraus bekannt wird.
Tatsächlich ergeben sich aber eine Reihe von praktischen Nachteilen, wenn der tatsächlich berechtigte Schutzrechtsinhaber nicht im Register eingetragen ist. Dokumente zum Nachweis eines Rechtsübergangs sind mitunter sehr viel schwerer zu beschaffen, wenn seit der Umschreibung viel Zeit vergangen ist. Möglicherweise sind Personen zur Unterzeichnung der Dokumente nicht mehr verfügbar. Gegebenenfalls ist die das Schutzrecht abtretende Gesellschaft nicht mehr existent oder sie hat umfirmiert. Sofern ein Schutzrecht mehrfach veräußert wurde und die Rechtsübergänge jeweils nicht in das Patentregister eingetragen worden sind, sollten dem Patentamt alle Rechtsübergänge (so wie sie erfolgt sind) korrekt mitgeteilt werden, um die Umschreibung zu veranlassen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, dass sie sich frühzeitig als Schutzrechtsinhaber eintragen lassen, wenn Sie ein Patent, eine Marke, ein Gebrauchsmuster oder Design erworben haben. Gerne unterstützen wir Sie dabei, dies möglichst kostengünstig zu realisieren.
Grundsätzlich gilt: Umschreibung so früh wie möglich
Neben der Tatsache, dass der Nachweis des der Umschreibung zu Grunde liegenden Rechtsübergangs üblicherweise mit der Zeit immer schwieriger wird, sprechen auch andere Gründe für eine frühe Umschreibung.
Wenn z.B. das Prioritätsrecht einer Patentanmeldung ausgeübt werden soll und ein Inhaberwechsel der Patentanmeldung erfolgt, dann muss dem Patentamt der Übergang des Prioritätsrechts auf den neuen Inhaber getrennt nachgewiesen werden. Wenn die Umschreibung frühzeitig erfolgte, ist dieser Nachweis nicht erforderlich und der Aufwand ist insgesamt geringer.
Wenn eine internationale Patentanmeldung vor dem Eintritt in die nationalen Phasen in den einzelnen Ländern umgeschrieben wird, ist es sehr effizient, dies bei der WIPO zu beantragen. Für die einzelnen nationalen Schutzrechte, die nach dem Eintritt in die nationale Phase entstehen, ist dies deutlich komplizierter und muss in jedem Land getrennt voneinander durchgeführt werden.
Für eine europäische Patentanmeldung kann die Umschreibung zentral beim EPA beauftragt werden. Sobald ein Europäisches Patent erteilt wurde, sind die nationalen Patentämter in den Umschreibungsprozess eingebunden und die Umschreibung muss jeweils unter Zuhilfenahme von nationalen Kollegen in den einzelnen Ländern erfolgen, in denen das Europäische Patent validiert wurde. Insbesondere bei umfangreichen Europäischen Patenten kann dies erhebliche Kosten verursachen.
Der administrative und finanzielle Mehraufwand durch einen späteren Zeitpunkt der Umschreibung kann mitunter erheblich sein. Im Falle eines großen Europäischen Patents kann der finanzielle Aufwand beispielsweise schnell bei mehr als 10.000 Euro liegen, während die Umschreibung vor der Patenterteilung für unter 500 Euro durchführbar gewesen wäre. Dies kann eventuell sogar die Verzögerung der Patenterteilung rechtfertigen.
Sofern Verträge in fremden Sprachen Grundlage für die Umschreibung sind, werden u.U. notarielle Beglaubigungen und beglaubigte Übersetzungen erforderlich, welche die Hinzuziehung von Notaren in den jeweiligen Ländern der Vertragsparteien und des Schutzrechts erforderlich machen. Sofern dies erforderlich ist, wird der Aufwand einer Umschreibung nochmals deutlich erhöht. Dabei ist die Legalisierung aufwendiger und es existieren spezielle internationale Abkommen, die regeln, wann welche Art der Beglaubigung erforderlich ist.
In vielen Fällen kann die Notwendigkeit von notariellen Beglaubigungen vermieden werden, wenn auf spezielle Formulare in der jeweiligen Landessprache zurückgegriffen wird, um ein Schutzrecht umzuschreiben. Aus diesem Grund ist bei der Umschreibung größerer Schutzrechtsfamilien (mit Schutzrechten in vielen Ländern) eine strategische Planung der Umschreibung empfehlenswert. So wird zunächst mit den jeweiligen lokalen Patentanwälten besprochen, welche Unterlagen zur Umschreibung erforderlich sind. Dann werden die Dokumente für die Umschreibung zentral vorbereitet, wobei der effizienteste Weg gewählt wird, bei dem möglichst wenig Unterlagen und Unterschriften erforderlich sind.
Verträge zur Übertragung von Schutzrechten richtig gestalten
Grundsätzlich gilt, dass Verträge zur Übertragung von Schutzrechten kurz und verständlich und zur Vorlage bei Ämtern und zur Übersetzung geeignet sein sollten. Gegebenenfalls können zusätzlich zu einem komplexeren Verträgen Erklärungen abgefasst werden, aus denen die Übertragung des Schutzrechts eindeutig hervorgeht und welche die für die Vorlage vor den Ämtern zur Durchführung der Umschreibung geeignet sind. Hilfreich sind auch Verpflichtungen des ehemaligen Schutzrechtsinhabers bei der Umschreibung zu unterstützen und ggf. erforderliche bzw. hilfreiche Erklärungen auch später noch zu zeichnen.
Über Justus Kreuels:
Justus Kreuels, Patentanwalt und European Patent Attorney seit 2011/2012, studierte Maschinenbau an der Technischen Universität München (TUM) und an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH). Er ist Mitgründer von karo IP. Er setzt sich verstärkt für die Durchsetzung von Schutzrechten aus dem Bereich Mobilfunk, Internet of Things (IoT), Robotik, etc. in Deutschland ein.