Schutzfähige Erfindungen in den USA
In den USA werden Patente für technische Innovationen als utility patents bezeichnet. Design patents sind das Pendant zum deutschen bzw. europäischen Design. Beide sind im gleichen Gesetz - Title 35 des United States Code (U.S.C.) - geregelt.
US-Patentrecht vs. Deutsches/Europäisches Patentrecht
Das Patentrecht-System der USA unterscheidet sich teilweise grundlegend von dem deutschen bzw. europäischen Patentrecht, insbesondere in Hinblick auf die Tatsache, dass es sich in hohem Maße auf Fälle stützt, in der Vergangenheit entschieden wurden (case law).
Weitere wichtige Unterschiede zwischen den Patenterteilungsverfahren in den USA und in Europa bestehen hinsichtlich der Schutzmöglichkeiten für Software-Erfindungen und Patenten auf Geschäftsmethoden. Es kann nicht pauschal gesagt werden, dass diesbezüglich in den USA alles patentiert werden kann, während die Maßstäbe in Europa strenger sind. Vielmehr bestehen hier einfach Unterschiede, die im Einzelfall zu prüfen sind und die auch im Einzelfall entschieden werden. Die Frage für welche Erfindungen und unter welchen Voraussetzungen Patentschutz grundsätzlich ermöglicht werden soll, wird auch in den USA lebhaft diskutiert und die Rechtsprechung hierzu ändert sich.
Grundsätzlich wird in den USA Patentschutz ebenso wie in Europa gewährt, wenn die Voraussetzungen Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit gegeben sind. Die Laufzeit eines US-Patents liegt bei 20 Jahren und beginnt mit dem Anmeldetag.
Aus den Erfahrungen in US-Erteilungsverfahren zeigt sich allerdings insbesondere, dass ausführliche Anmeldungen, die die Erfindung anhand von Figuren, ggf. Programmcode-Auszügen, Diagrammen und Statistiken zum Nachweis der Funktionsfähigkeit etc. beschreiben, sehr viel größere Chancen haben, in den USA zur Erteilung gebracht zu werden, als knappe Anmeldungen, die nur den Grundgedanken der Erfindung skizzieren. Wenn ein Patent in den USA angestrebt ist, ist es daher in jedem Fall sinnvoll, dies bereits bei der Erstanmeldung zu berücksichtigen.
“First inventor to file”
Lange galt im US-Patentrecht, dass ein US-Patent dem ersten wahren Erfinder (oder seinem Rechtsnachfolger) zustand („first to invent“). In Deutschland und in Europa ist demgegenüber schon immer das Prinzip "first to file" angewendet worden. Praktisch bedeutete dies, dass man mit einer später eingereichten Patentanmeldung in den USA eventuell ein früheres Prioritätsrecht in Anspruch nehmen konnte als mit einer älteren Anmeldung, wenn der Nachweis gelang, dass die Erfindung tatsächlich vor dem Anmeldetag der später eingereichten Anmeldung vorlag.
Das "first to invent" Prinzip folgte dem Gedanken, dass tatsächlich der erste Erfinder das Recht auf das Patent erhalten sollte, während das "first to file"-Prinzip eher von dem Gedanken getragen ist, dass der Erfinder das Patent als Belohnung für die Anmeldung und spätere Veröffentlichung der Erfindung erhalten soll.
Für beide Ansätze gibt es Pro- und Contra-Argumente. Klar ist aber, dass das first-to-file-Prinzip in der praktischen Handhabung erheblich einfacher und rechtssicherer ist und sich wohl deswegen auch international durchgesetzt hat.
In einer Revision des US-Patentgesetzes vor ca.10 Jahren wurde der Grundsatz "first to invent" also modifiziert und an die europäische Herangehensweise "first to file" angenähert.
Der in den USA nun praktizierte Ansatz wird als "first inventor to file" bezeichnet. Letztlich kann der Anmelder sich nun nach Ablauf einer Frist auch sicher sein, dass es seine Erfindung ist, sofern er die Erfindung selbst getätigt hat, unabhängig davon, ob vorher jemand anders dieselbe Idee im Geheimen auch schon hatte.
Der hinter "first to invent" stehende Grundgedanke der Bedeutung des ersten Erfinders ist auch heute noch an vielen Besonderheiten des US-Patentrechts gegenüber dem Deutschen- und Europäischen Patentrecht zu erkennen. Die hohe Bedeutung von sog. „declarations“, mit denen der Rechtsübergang von Erfindern (häufig Arbeitnehmern) auf den Anmelder (häufig der Arbeitgeber) bei US-Patenten gemeint ist, ist z.B. eine der Besonderheiten des US-Patentrechts.
12-monatige Neuheitsschonfrist („grace period in patent“)
Im Kontext der hohen Stellung des Erfinders gegenüber dem Anmelder im US-Patentrecht lässt sich auch sehen, dass das US-Patentrecht grundsätzlich eine Neuheitsschonfrist gewährt, die in Europa bei Patenten nur unter ganz besonderen Umständen Anwendung findet.
Durch die Neuheitsschonfrist wird der Anmelder insofern privilegiert, dass eigene Vorveröffentlichungen der Erfindung, die auf ihn zurückgehen, bei der Neuheitsprüfung nicht berücksichtigt werden.
Hat der Erfinder also seine Erfindung öffentlich präsentiert, kann er auch im Anschluss daran noch ein US-Patent anmelden. Die Offenbarung in der Präsentation gilt dann nicht als Stand der Technik für die Patentanmeldung, wenn der Anmelder die Erfindung innerhalb von 12 Monaten nach der Veröffentlichung anmeldet. Sollte z.B. eine Erfindung in Deutschland nur zum Gebrauchsmuster angemeldet worden sein, weil eine Patentanmeldung aufgrund einer Vorveröffentlichung nicht mehr möglich war, besteht u.U. noch die Möglichkeit auf ein US Patent.
Das ist anders als in Deutschland und Europa, wo gilt, dass eine Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht werden muss, bevor die Erfindung der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Andernfalls gilt die Offenbarung der Erfindung als "Stand der Technik" der Patentanmeldung, die bei der Prüfung, ob die Erfindung die oben genannten Anforderungen erfüllt, berücksichtigt wird.
Offenlegungspflicht im Erteilungsverfahren (“duty of disclosure” bzw. IDS "information disclosure statement")
Nach US-Recht sind Erfinder verpflichtet, dem USPTO alle Informationen offenzulegen, die für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung, die Gegenstand der Patentanmeldung ist, relevant sind. Dies gilt auch für alle anderen Personen, die an der Einreichung einer Patentanmeldung beteiligt sind.
Diese gewissenhafte Erfüllung dieser Verpflichtung ist ausgesprochen wichtig, weil US-Patente praktisch kaum mehr durchsetzbar sind, wenn diese Verpflichtung nicht eingehalten wurde.
Die Pflicht zur Offenlegung relevanter, gegenwärtig bekannter Informationen besteht während der gesamten Dauer einer US-Patentanmeldung und ggfs. auch noch darüber hinaus. Sollten also zu einem späteren Zeitpunkt die Patentanmeldung betreffende relevante Informationen bekannt werden, müssen diese ebenfalls dem USPTO vorgelegt werden.
Insbesondere bei internationalen Patenterteilungsverfahren mit miteinander verwandten Patentanmeldungen in mehreren Staaten stellt die "duty of disclosure" oft eine erhebliche Herausforderung dar. Informationen bzgl. des Stands der Technik müssen gesammelt und innerhalb bestimmter Fristen von US-Kollegen an das US-Patentamt übermittelt werden. Ein erheblicher organisatorischer Aufwand ist erforderlich, um sicherzustellen, dass dies rechtzeitig passiert und dabei gleichzeitig effizient vorgegangen wird.
Allgemeine Hinweis
Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Erläuterungen zu den Besonderheiten des US-Patentrechts ausschließlich der Orientierung dienen und weder eine endgültige Darstellung der Rechtslage noch eine Rechtsberatung darstellen. Mit diesem Einblick wurden nur einige Besonderheiten des US-Patentrechts im Vergleich zum deutschen bzw. europäischen Patentrecht herausgegriffen, die in der Zusammenarbeit von uns mit unseren Mandanten regelmäßig Fragen aufwerfen.
Mögliche Revisionen des US-Patentrechts sind in diesem Blogartikel (Stand 11/2021) natürlich nicht ausgeführt. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Informationen zu den aktuellen Regelungen wünschen.
Unsere Patentanwälte haben langjährige Erfahrung im Bereich des US-Patentschutzes sowie des Design- und Markenschutzes - jeweils in enger Zusammenarbeit mit uns seit vielen Jahren bekannten US-Patentanwaltskollegen. Gerne stellen wir für Ihr konkretes Problem auch den unmittelbaren Kontakt zu einem geeigneten Partner in den USA her.
Über Justus Kreuels:
Justus Kreuels, Patentanwalt und European Patent Attorney seit 2011/2012, studierte Maschinenbau an der Technischen Universität München (TUM) und an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH). Er ist Mitgründer von karo IP. Er setzt sich verstärkt für die Durchsetzung von Schutzrechten aus dem Bereich Mobilfunk, Internet of Things (IoT), Robotik, etc. in Deutschland ein.