Aktuelle Rechtsprechungen
MARKENRECHT | BGH, Urt. v. 14.01.2021, I ZR 40/20 – STELLA
An der Rechtsprechung, wonach bei der Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke in die Prüfung, ob die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist, auch der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz einzubeziehen ist, wird nicht mehr festgehalten.
Im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke ist für die Feststellung, ob der ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage und damit auf das Datum der Zustellung der Klage abzustellen.
An der Rechtsprechung, wonach die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Verfalls einer Marke die Klagepartei trifft, wird nicht mehr festgehalten. Der Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand einer Klage auf Erklärung des Verfalls ist, trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung dieser Marke.
Praxistipp:
Diese Abkehr von dem „deutschen Weg“ war aufgrund einer unionrechtskonformen Auslegung des Markengesetzes erforderlich geworden. Dies führt insbesondere dazu, dass die Frage der Benutzung im Klagezeitpunkt und unter Beibringung von Nachweisen seitens des Markeninhabers zu klären ist. Intensive Vorabrecherchen seitens des Klägers hinsichtlich der Benutzung des Markeninhabers sind nun nicht mehr erforderlich.
„In eigener Sache“ | LG Düsseldorf, Urt. v. 13.01.2021, 12 O 240/20 - Rheinturm-Lichtinstallation
Durch die Projektion von farbigen Flächen auf den Schaft des Düsseldorfer Rheinturms wird dessen Architektur deutlich verändert, wodurch eigenpersönliche Züge eines älteren Werks (genannt „Lichtinstallation Rheinkomet“) soweit zurücktreten, dass das neue Werk sie nicht mehr im relevanten Umfang benutzt, sondern diese nur noch als Anregung zum neuen, selbständigen Werkschaffen erscheinen. Das ringförmige Auffächern von Leuchtstrahlen, die zu einem synchronen Bündelstrahl zusammengeführt werden, stellen insoweit einen nicht schutzfähigen Teil einer (früheren) bereits geschützten Lichtinstallation dar.
Wir freuen uns auf viele weitere schöne weitstrahlende Lichtspiele am und mit dem Rheinturm.
MARKENRECHT | EuG, Urt. v. 16.12.2020, T-118/20 - Voco/EUIPO
Je mehr sich die angemeldete 3D-Form der Form annähert, in der die betreffende Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, umso eher zu erwarten, dass dieser Form die Unterscheidungskraft fehlt. Nur eine 3D-Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion zu erfüllen geeignet ist, besitzt unter diesen Umständen auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Insbesondere wird, da die Verpackung eines flüssigen Produkts ein zwingendes Vertriebserfordernis ist, der Durchschnittsverbraucher diese in erster Linie als bloßes Behältnis wahrnehmen.
Praxistipp:
Es scheint, dass sich die Kriterien von Design und Marke in einem Punkt annähern: Unterscheidungskraft und Eigenart verlangen etwas salopp gesagt „Ungewöhnliches“ oder „Augenfälliges“, damit diese Schutzrechte entstehen können. Im Umkehrschluss könnte das die Anmeldepraxis bei 3D-Marken positiv beeinflussen.
PATENTRECHT | Urteil des X. Zivilsenats vom 15.12.2020 - X ZR 180/18 (BPatG - „Scheibenbremse“)
Eine Entgegenhaltung, auf die der Nichtigkeitskläger erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, darf nur dann berücksichtigt werden, wenn der Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Hierzu muss der Kläger konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung der neuen Entgegenhaltung geführt hat.
Praxistipp:
Zur Vorbereitung eines Angriffs auf ein Patent sollte eine Patentrecherche über Profis erfolgen, die eine umfassende Recherchestrategie und entsprechende Berichte und Belege anfertigen. Es ist auch wichtig, die Ausrichtung der Recherche frühzeitig festzulegen und ggf. erforderliche Wendungen des Falls unmittelbar mit in diese Recherchestrategie einzuarbeiten. Demnach sollte auch nicht gewartet werden, eine ergänzende Recherche durchzuführen.
PATENTRECHT | BGH, Urt. v. 20.10.2020, X ZR 158/18 - Zigarettenpackung
Von der Nichtigerklärung eines Patents ist abzusehen, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht oder nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Keine bloße Einschränkung in diesem Sinne, sondern ein Aliud liegt vor, wenn das hinzugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.
Praxistipp:
Entgegen der strengen formalen Betrachtung einer „unzulässigen Erweiterung“ nach dem EPÜ und der damit verbundenen „unentrinnbaren Falle“, bestätigt der BGH seine Aluid-Betrachtung, wonach nur dann, wenn es zu dem nicht eindeutig ursprungoffenbarten Merkmal keine (expliziten oder abstrakten) Hinweise auf damit einhergehende technische Aspekte oder Effekte gibt, eine Nichtigkeit des Patents in Frage kommt. Nichtigkeit kann demnach (nur) vorliegen, wenn mit der Änderung keine Konkretisierung einher geht, sondern eine Erweiterung um einen neuen technischen Aspekt, der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auch nicht in abstrakter Form offenbart ist. Diese Sachlage sollte z.B. bei der Entscheidung über die Schutzrechtsstrategien in Deutschland und/oder sogar die Formulierung der ursprünglichen Anmeldeunterlagen berücksichtigt werden.
GEBRAUCHSMUSTERRECHT | BPatG, Urt. v. 12.10.2020, 35 W (pat) 434/18 - Grill und Holzkohlekammer
Verteidigt ein Gebrauchsmusterinhaber ein mit einem gegen einzelne Schutzansprüche gerichteten Teillöschungsantrag angegriffenes Gebrauchsmuster mit einem nicht-angegriffenen Unteranspruch, ist dies unzulässig.
Die entsprechenden Grundsätze zur beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage nur teilweise angegriffenen Patents sind insoweit anwendbar. Dies gilt insbesondere, wenn die angegriffenen Schutzansprüche nur noch im Umfang nachgereichter Schutzansprüche verteidigt werden.
Soweit ein Gebrauchsmusterinhaber seinen Widerspruch gegen einen Löschungsantrag auf vorher zur Akte nachgereichte Schutzansprüche beschränkt, ist es angezeigt, die Kostenentscheidung in derartigen Fällen danach zu treffen, in welchem Umfang der Gebrauchsmusterinhaber das angegriffene Gebrauchsmuster mit den nachgereichten Schutzansprüchen erfolgreich verteidigen konnte.
Praxistipp:
Die Strategie bei der Formulierung von Schutzansprüchen bei Gebrauchsmustern, deren Verzicht bzw. Angriff/Verteidigung in einem Löschungsverfahren kann einen signifikanten Einfluss auf die Erfolgsaussichten und Kostenfolgen beider Parteien haben. Dies sollte daher bereits bei der Einreichung von Gebrauchsmustern oder Löschungsanträgen eingehend geprüft werden.
DESIGN- und PATENTRECHT | BGH, Urt. v. 07.10.2020, I ZR 137/19 - Papierspender
Der Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als (Gemeinschafts-)Geschmacksmuster (bzw „Design“) steht es nicht entgegen, dass für dasselbe Erzeugnis ein technisches Schutzrecht (zB ein Patent) beantragt oder erteilt wurde. Die Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen der parallelen Patentoffenlegungsschrift für ein Erzeugnis zählen zu den für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umständen, die bei der Prüfung zu würdigen sind, ob Erscheinungsmerkmale ausschließlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind. Die Patentoffenlegungsschrift kann Aufschluss darüber geben, welche Merkmale des Erzeugnisses die dem Patent zugrundeliegende technische Lehre verwirklichen und daher zumindest auch technisch bedingt sind. Jedoch erlaubt das Fehlen von Erwägungen zur visuellen Erscheinung des Erzeugnisses in einer Patentoffenlegungsschrift für sich genommen genauso wenig den Schluss auf die aus-schließlich technische Bedingtheit eines Erscheinungsmerkmals wie das Vorhandensein von Erwägungen zu dessen technischer Funktion. Vielmehr ist in beiden Fällen zu prüfen, ob außerhalb der Patentoffenlegungsschrift liegende Umstände auf eine visuelle Bedingtheit des betreffenden Erscheinungsmerkmals hindeuten.
Praxistipp:
Im Grundsatz wird hier die Möglichkeit bestätigt, mit unterschiedlichen Schutzrechtsarten (hier Design und Patent) einen umfassenden Produktschutz anzustrengen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die jeweiligen Kriterien, die auch einmal entgegengesetzt formuliert sein können, eingehalten werden. Es bedarf hier also auch einer Strategie, was wie in den jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen hervorgehoben präsentiert wird.
MARKENRECHT | BPatG, Beschluss vom 12.3.2020, 25 W (pat) 29/19 - Mädelsabend
Zeichen, denen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen per se die Unterscheidungskraft fehlt, können durch keine Art der Verwendung auf den beanspruchten Waren oder im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen Unterscheidungskraft erlangen. Dies gilt auch dann, wenn die Zeichen an Stellen angebracht werden, an denen branchenüblich die Marken angebracht sind.
Praxistipp:
Das BPatG führt hier aus, dass nur in einem besonderen Einzelfall von oben genanntem Grundsatz abgewichen werden kann, vgl. z.B. bei #darferdas?, (BGH GRUR 2018, 932, EuGH GRUR 2019, 1194 und BGH GRUR 2020, 411). Tatsächlich kann ein Zeichen ohne Unterscheidungskraft nicht dadurch zur Marke werden, dass man das Zeichen dort auf der Ware platziert, wo der Käufer üblicherweise eine Marke antrifft.
DESIGNRECHT | BPatG, 27.02.2020 - 30 W (pat) 809/18 - Fahrradsattel
Nach § 4 DesignG gilt ein Design, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen. Zwingend erforderlich ist daher, dass ein in dem komplexen Erzeugnis eingefügtes und verbautes Bauelement als dessen Bestandteil bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt; hingegen kann eine erst durch oder bei Trennung des Bauelements von dem komplexen Erzeugnis sich eröffnende Sicht keine solche Sichtbarkeit begründen.
Praxistipp:
Im vorliegenden Fall die (markenrechtliche) Sichtbarkeit der Unterseite eines Fahrradsattels bei einem Fahrrad (komplexes Erzeugnis) in Abrede gestellt, weil diese Unterseite tatsächlich nur beim Austausch des Fahrradsattels betrachtet werden könne. Es sollte also sorgfältig geprüft werden, ob eine tatsächliche Möglichkeit Designmerkmale zu erkennen, auch im Einsatz des Gesamtproduktes bestehen bleibt. Es ist abzuwarten, ob diese (hohe) Anforderung auch durch die anhängige Rechtsbeschwerde bestätigt wird.